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Bewertung von Erfindungsmeldungen und Schutzrechten: Branchenkenntnis und Fachwissen sind unerlässlich

von Stolmár & Partner (Kommentare: 0)

Sinnvoll oder nur Zeitverschwendung?

Bewertung von Erfindungsmeldungen und Schutzrechten: Branchenkenntnis und Fachwissen sind unerlässlich

Von Dr. Matthias Stolmár, Dr. Hanns-Peter Tümmler und Dr. Diego Vergani

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Einführung

Innovative Unternehmen sollten Erfindungen frühzeitig identifizieren, daraus resultierende Schutzrechte frühzeitig anmelden sowie deren Vermarktung sicherstellen. Eine weitreichende Absicherung von Produkten und Produktfamilien sollte dabei ebenso in Betracht gezogen werden wie die Schutzrechtslage in anderen Ländern, etwa bei Produktionsstätten außerhalb Deutschlands oder weltweitem Vertrieb des Produkts.

Innovation wird heute von Analysten und Investoren durch den aus dem geistigen Eigentum unmittelbar errechneten Ertrag gemessen. Die Grundlagen für die Berechnung des Ertrags sind sogenannte „weiche Faktoren“, die einer verifizierbaren Messung allerdings unzugänglich sind. Unternehmen wird daher geraten, mehr und mehr von einem Verwaltungs- zu einem Verwertungsmanagement ihres geistigen Eigentums überzugehen. Patente und andere IP-Rechte werden zunehmend eine entscheidende Rolle für den Markterfolg des Unternehmens spielen.

„Intangible Assets“

In den 70er Jahren kam der Begriff „Intangible Assets“ aus den USA nach Europa. Insbesondere Start-up-Unternehmen können Erfindungen, Know-how, Patente, Marken bilanzieren. Diese „Intangible Assets“ tragen somit zu Investitionsentscheidungen in diesen Unternehmen bei. Dabei zwingt der kontinuierlich steigende Kostendruck die IP-Verantwortlichen regelmäßig, die Rentabilität des IP-Portfolios zu überprüfen und zu bewerten, um unter anderem die jährlich steigenden Aufrechterhaltungskosten zu einem möglichen Nutzen in Beziehung zu setzen.

Üblicherweise werden Bewertungsmethoden in qualitative und quantitative Methoden aufgeteilt. Die qualitative Bewertung analysiert die Stärken und Schwächen eines Patents, sie ist jedoch generell von niedrigerem Interesse für das Unternehmensmanagement. Dieses ist vielmehr daran interessiert, dass das aktive geistige Eigentum zum Umsatz oder Gewinn des Unternehmens beiträgt.

Quantitative Verfahren scheinen eher geeignet, den Wert eines Portfolios zu ermitteln. Diese Methoden können sich auf verschiedene Prinzipien stützen. Ein häufig angewandter Ansatz besteht darin, ein Patent auf Basis der für die Entwicklung der patentierten Technologie verursachten Kosten zu bewerten. Leider ist dieses Verfahren nicht allzu aussagekräftig, denn die Entwicklungskosten einer gewissen Technologie haben im Allgemeinen wenig mit ihrem kommerziellen Erfolg zu tun (siehe Pharmabereich: nur ein geringer Teil der Entwicklungen führt zu einem kommerziellen Produkt).

Andere quantitative Methoden beziehen sich beispielsweise auf den potentiellen Marktwert der patentierten Technologie oder auf das durch sie erzielbare Einkommen. Diese Kriterien, insbesondere das Einkommenskriterium, sind im Management sehr beliebt, weil es unmittelbare Erträge mit einem Patent oder Patentportfolio verbindet. Es ist allerdings sehr komplex zu ermitteln, weil die dazu notwendigen Parameter, wie zum Beispiel der Zinssatz zur Diskontierung der Zahlungsströme, sehr schwierig in die Zukunft hinein zu bestimmen sind.

Noch schwieriger scheint es in der sehr frühen Phase der Produktentwicklung, Erfindungsmeldungen zu beurteilen und zu bestimmen,

  • ob es überhaupt möglich ist, als IP-Abteilung oder als externer Patentanwalt aus oftmals nur rudimentären Erfindungsmeldungen den Wert einer Erfindung zu ermitteln und Entscheidungen zu treffen, die zum Teil weit in die Zukunft reichende Technologien betreffen, bzw.
  • ob eine Bewertung sinnvoll erscheint, wenn im Laufe des Erteilungsverfahrens der Kern der Erfindungsmeldung und der des erteilten Gegenstandes auseinanderklaffen.

Als Praktiker begegnen einem Fragen, wie:

  • Können die in den Erfindungsmeldungen enthaltenen Ideen heute schon auf Produkte, die vielleicht erst in fünf bis zehn Jahren marktreif sind, projiziert werden?
  • Lassen sich Bewertungssystematiken entwickeln, die für das Unternehmensmanagement Kriterien für Entscheidungen über das Potential und den damit verbundenen Anmeldeaufwand ermöglichen?
  • Kann solch eine Bewertung zur Grundlage einer Patentstrategie gemacht werden, die die Schutzrechte über ihren gesamten Lebensweg, also von der Erfindungsmeldung bis zur Lizenzierung, Durchsetzung usw., begleitet?

Einfache Klassifizierung von Erfindungsmeldungen mit Hilfe festgelegter Kriterien

Den Autoren sind sowohl aus dem eigenen Unternehmen wie auch aus ihrer Tätigkeit als freiberufliche Patentanwälte verschiedene Bewertungssysteme bekannt. Dabei werden Erfindungsmeldungen typischerweise in drei Kategorien eingeteilt, nennen wir sie A, B und C.

A kennzeichnet dabei strategisch wichtige Erfindungen mit starker Schutzwirkung, B deutliche Produktverbesserungen und C Detailverbesserungen (inkrementelle Erfindungen). Grundsätzlich sind bei der Klassifizierung zwei Aspekte relevant:

  • der potentielle Schutzumfang der Erfindung/des zukünftigen Patents,
  • der Umsatz oder Marktwert des damit geschützten Produkts.

Um diese Aspekte näher zu charakterisieren, können verschiedene, voneinander unabhängige Kriterien zu Rate gezogen werden, zum Beispiel die Qualität der Erfindung, die „erfinderische Höhe“ (die, wie auch im Prüfungsverfahren, eine Ermessensentscheidung ist), wie groß der Markt für die Erfindung ist, das Marktpotential, die technische Realisierbarkeit, der Kundennutzen und der Grad der Konkretisierung. Jedem Kriterium wird ein Punktwert/eine Punktzahl zugeordnet.

Bewertungskriterien in der Praxis

Die folgende Aufstellung soll einen Überblick über die einzelnen Kriterien und ihre konkrete Bedeutung bzw. Implementierung geben:

  • Qualität: Hier wird beurteilt, ob die Erfindung neue Methoden und Anwendungsbereiche eröffnet, ob sie für mehrere oder nur eine Produktgruppe eingesetzt werden kann oder ob es sich nur um die Verbesserung von Details bereits vorhandener Produkte handelt, also um eine „inkrementelle Erfindung“.
  • Erfinderische Höhe: Dabei ist es notwendig, den Stand der Technik einigermaßen umfassend zu kennen; dafür bietet sich eine erste, intern durchgeführte Recherche an. Eine hohe Wertigkeit erhält in diesem Bereich eine Erfindung, bei der noch keine vergleichbare Technik ermittelt werden konnte. Darunter wird abgestuft, je nach Anzahl der bereits vorhandenen technischen Merkmale. Gemäß der 80:20-Regel ist in Abhängigkeit von der Qualität einer ersten Recherche eine Einschätzung der „erfinderischen Höhe“ durchaus möglich.
  • Markt: Dieses Kriterium bezieht beispielsweise das Wachstumspotential des Zielsektors sowie das gesamte Marktvolumen mit ein. Obwohl die Einschätzung im Allgemeinen nur in begrenztem Umfang möglich ist, sollte bedacht werden, dass sich Markt/Marktpotential selten in kurzen Zeiträumen ändern. Daher sind solche Vorhersagen durchaus auch mittelfristig gültig.
  • Technische Realisierbarkeit: Hier geht es vor allem darum, ob die benötigten Technologien bereits firmen-, konzernintern vorhanden sind oder unter Umständen teuer von extern erworben werden müssen.
  • Grad der Konkretisierung: Die Bewertung für dieses Kriterium richtet sich vor allem nach der Ausführlichkeit der Erfindungsmeldung. Indikatoren können das Vorhandensein von Skizzen, eine deutliche Abgrenzung zum bekannten Stand der Technik oder das Aufzeigen von alternativen Lösungsmöglichkeiten und Variantenkonstruktionen sein.

Die Bewertung in jedem Bereich erfolgt über ein Punktesystem. Zur Reduzierung der „individuellen Fehleinschätzungen“ empfiehlt es sich, die Bewertung nach dem „Vier-Augen-Prinzip“ vorzunehmen. Beispielsweise werden die Punkte unabhängig voneinander von IP-Spezialisten und aus Sicht der Forschungs- und Entwicklungsabteilung oder des verantwortlichen Marketings vergeben. Unterschreitet die Bewertung der Erfindung einen bestimmten Schwellenwert, so wird sie für den Erfinder zur Anmeldung freigegeben. Ansonsten wird sie einer der drei Klassen A, B oder C zugeordnet, woraus dann gleichzeitig die Erfindervergütung anhand festgesetzter Pauschalbeträge erfolgen kann. Je höherwertiger die Erfindung, desto höher die Vergütung. Ein gestaffeltes, pauschaliertes Arbeitnehmervergütungssystem bietet sich darüber hinaus auch aus Gründen des reduzierten Verwaltungsaufwands an.

Solch ein kriterienbezogenes Bewertungssystem ermöglicht allerdings nicht nur eine transparente und leicht durchführbare Vergütung, sondern vor allem auch die kosteneffektive Nutzung der gemeldeten Erfindungen. In einer zentralen IP-Datenbank können über die vorgenommene Bewertung schnell und effizient die vielversprechendsten Erfindungen aufgefunden und weiterbearbeitet werden. Im Sinne eines kostengünstigen, aber umfassenden IP-Portfolios kann je nach Klassifizierung entschieden werden, mit welchem Aufwand eine gemeldete Erfindung weiterverfolgt werden soll. Bei weniger wertvollen Erfindungen reicht vielleicht eine prioritätssichernde Anmeldung ohne Prüfantrag und internationale Nachanmeldungen. Strategisch wichtige Erfindungen mit hohem Potential (hoher Wertigkeit) dagegen können von Anfang an mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln weiterverfolgt werden.

Vollständige und systematische Bewertung als Schlüssel

Hier zeigt sich aber auch die Achillesferse des Systems. Denn nur, wenn die Klassifizierung der Erfindungen nach stichhaltigen Kriterien und sorgfältiger Prüfung erfolgt, ist sichergestellt, dass vielversprechende Neuentwicklungen nicht „unter den Tisch“ fallen. Das A und O einer erfolgreichen Erfindungsevaluation ist eine gründliche, umfassende Recherche zum Stand der Technik. Darüber hinaus muss auch die marktwirtschaftliche Analyse, insbesondere im Hinblick auf Kapitalisierung und Abschätzung künftiger Cashflows, sorgfältig durchgeführt werden.

Aus patentanwaltlicher Sicht ist weiterhin beachtenswert, dass sich die Wertigkeit eines Schutzrechts oft erst im Lauf des Erteilungsverfahrens herausstellt. Gerade, wenn aus strategischen Gründen eine „verzögerte Erteilung“ beabsichtigt wird, bei der Prioritätsfristen und Fristen für Nationalisierung und Regionalisierung voll ausgeschöpft werden, können oft Jahre vergehen, bis sich der wahre Wert einer Erfindung zeigt. Insofern kann es ratsam sein, die Bewertung zweimal durchzuführen: einmal bei der Inanspruchnahme oder vor der Veröffentlichung und zum zweiten Mal nach Erteilung des entsprechenden Schutzrechts. Zum einen ermöglicht dies die Berechnung eines weiteren Pauschalbetrags, der an den Erfinder ausgezahlt wird, so dass dadurch auch dem Art. 23 ArbEG Genüge getan wird, der unbillige Einzelvereinbarungen verbietet. Vielleicht noch wichtiger ist zum anderen jedoch, dass diese zweite Bewertungsrunde die Grundlage für eine lukrative Patentvermarktung bilden kann. Denkbar wäre zum Beispiel eine wertigkeitsbezogene Lizenzierung der erteilten Schutzrechte.

Die Bewertung kann natürlich nur dann in sinnvollem Rahmen erfolgen, wenn auch die Erfindungsmeldung möglichst vollständig erfolgt. Es empfiehlt sich daher, für die Arbeitnehmer Formulare und entsprechende Leitfäden bereitzustellen, aus denen klar ersichtlich ist, welche Informationen in welchem Detaillierungsgrad benötigt werden. Auch sollte die Aufforderung zu einer ersten Einschätzung des relevanten Stands der Technik nicht fehlen, da die Erfinder selbst am besten mit den technologischen Aspekten vertraut sind und wissen, wo ihre Erfindung „ansetzt“. An dieser Stelle wird auch ersichtlich, inwiefern die Schaffung einer „Erfinderkultur“ innerhalb des Unternehmens zu einer positiven Verstärkung führt. Ein gut durchdachtes System zur Meldung von Erfindungen erleichtert deren Bewertung, was wiederum zu einer angemessenen Arbeitnehmererfindervergütung führt und den Anreiz für innovatives Arbeiten (z.B. Incentive-System) fördert bei gleichzeitiger Steigerung des Wertes des IP-Portfolios des Unternehmen.

Fazit

Die Bewertung von Erfindungsmeldungen ebenso wie die von Schutzrechten im Allgemeinen gestaltet sich durchaus komplex. Es gilt eine Vielzahl von Faktoren zu berücksichtigen. Die Ausarbeitung von validen Bewertungskriterien nimmt daher eine zentrale Rolle bei der Etablierung eines Bewertungssystems ein und sollte in enger Absprache mit Inhouse-Patentanwälten oder mit externen Patentanwälten erfolgen. Eine genaue Branchenkenntnis ist dabei ebenso unerlässlich wie fundiertes Fachwissen über (patent-)rechtliche Aspekte der Verwertung und marktwirtschaftliches Detailwissen.

m.stolmar@shp-ip.com

hanns-peter.tuemmler@aesculap.de

d.vergani@shp-ip.com

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